Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2022, 22/52718
| Date | 03 juin 2022 |
| Docket Number | 22/52718 |
| Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 22/52718 - No Portalis 352J-W-B7G-CWSN2
No : 1/MM
Assignation du :
01 Avril 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2022
par Catherine OSTENGO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. NOVARTIS PHARMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société NOVARTIS AG
[Adresse 3]
[Adresse 3]/SUISSE
représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0022
DEFENDERESSE
S.A.S. BIOGARAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marianne GABRIEL et Maître Arnaud CASALONGA, avocats au barreau de PARIS - #K0177
DÉBATS
A l'audience du 09 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par Catherine OSTENGO,Vice-présidente, assistée de Rokhaya NIANG, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
PRESENTATION DES PARTIES
La société NOVARTIS AG est une société suisse spécialisée dans le domaine pharmaceutique et se présente comme un leader mondial des produits de santé innovants, notamment dans le domaine des neurosciences.
Elle indique développer des thérapies restaurant la tolérance immunologique aux propres tissus de l'organisme tout en préservant l'immunité protectrice contre les agents pathogènes nocifs, afin de traiter les patients atteints de maladies auto-immunes. Elle commercialise dans ce cadre le médicament GILENYA®, qui contient le principe actif fingolimod pour le traitement de la sclérose en plaques, et plus particulièrement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente.
La société NOVARTIS PHARMA SAS est l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché pour la spécialité GILENYA® en France, dont la première autorisation de mise sur le marché dans l'Union Européenne a été délivrée à la société NOVARTIS EUROPHARM LIMITED le 22 mars 2011. L'exclusivité commerciale de la spécialité GILENYA® a expiré le 22 mars 2022, après avoir bénéficié d'une année de protection supplémentaire, le 22 novembre 2018, conformément à l'article 14(11) du Règlement (CE) no 726/2004.
La société NOVARTIS AG est titulaire de la demande de brevet européen désignant la France no 2 959 894 (ci-après EP 894) intitulé « Modulateurs du récepteur S1P pour traiter la sclérose en plaques » déposée en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen no 2 698 154 (retirée) déposée le 27 septembre 2013, qui est elle-même une demande divisionnaire de la demande de brevet européen no 2 037 906 (retirée) déposée le 25 juin 2007. Ces demandes étant toutes issues de la demande de brevet internationale no 2008/000419 déposée le 25 juin 2007, sous priorité de la demande GB20060012721 déposée le 27 juin 2006. La demande a été publiée le 30 décembre 2015 au Bulletin européen des brevets no 2015/53 21. La traduction française des revendications de cette demande telle que déposée a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle 22/04 du 28 janvier 2022.
Le 2 novembre 2020, la demande de brevet EP 894 a été rejetée par la division d'examen de l'Office européen des brevets (OEB) pour défaut de nouveauté. Le 8 février 2022, la chambre de recours a infirmé cette décision et a renvoyé la demande à la division d'examen pour que sa description soit adaptée.
La société BIOGARAN est une société développant une activité spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques.
LE LITIGE
Le 27 mai 2021, la société BIOGARAN s'est vue délivrer une autorisation de mise sur le marché en France pour la spécialité « FINGOLIMOD BIOGARAN 0,5 mg, gélule » qui est un médicament générique de la spécialité GILENYA®.
Cette spécialité a été inscrite au Répertoire des groupes génériques par décision du 14 septembre 2021.
Ayant découvert, le 4 octobre 2021, que la société BIOGARAN avait sollicité la délivrance d'un prix pour sa spécialité générique ainsi que son inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics et le Comité économique des produits de santé (CEPS) l'ayant informée que la société BIOGARAN s'était engagée à commercialiser sa spécialité générique dans les six mois suivant la publication au Journal Officiel des inscriptions précitées, la société NOVARTIS AG a fait adresser à cette dernière le 17 janvier 2022 une mise en demeure de ne pas contrefaire l'exclusivité commerciale et ses droits de brevets sur le fingolimod et lui a fait parvenir, outre une copie de la demande de brevet EP 894 telle que publiée et de sa traduction française, une copie de la requête principale déposée à l'OEB le 18 novembre 2019 accompagnée de sa traduction française. Puis, le 16 février 2022, elle l'a informée de ce que la chambre des recours de l'OEB a infirmé la décision initiale de la division d'examen de rejet de sa demande de brevet et a renvoyé la procédure devant celle-ci pour délivrance de la revendication 1 de la requête principale déposée le 18 novembre 2019.
Insatisfaites des réponses apportées par la société BIOGARAN à ses courriers, les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS ont sollicité et obtenu du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisation de l'assigner en référé à heure indiquée.
LES AUTRES PROCEDURES EN COURS
Aux Etats-Unis
Dans le cadre d'une procédure initiée par la société NOVARTIS contre des génériqueurs du brevet américain correspondant à la demande de brevet EP 894 (US 405), le tribunal de district du DELAWARE a rejeté le 10 août 2020, les demandes reconventionnelles en nullité formées par les défenderesses sur la base d'une insuffisance de description et d'une évidence de l'invention revendiquée et a reconnu la matérialité des actes de contrefaçon. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 3 janvier 2022.
Au Royaume-Uni
Le 25 février 2022, les sociétés TEVA UK LIMITED et TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED ont engagé une action devant la Cour anglaise des brevets afin d'obtenir un jugement déclaratoire de type Arrow (« Arrow declaration ») à l'encontre de la demande de brevet EP 894 outre une action en nullité de ce dernier, actuellement toujours pendante.
La société NOVARTIS AG a, quant à elle, été déboutée de ses actions en contrefaçon et de ses demandes en référé à l'encontre des sociétés TEVA, DR REDDY, GLENMARK, TILLOMED et ZENTIVA le 2 mars 2022 pour prévenir la contrefaçon imminente de la revendication 1 de la demande de brevet EP 894.
En Finlande
La société NOVARTIS AG a obtenu sur requête des mesures d'interdiction provisoire jusqu'à ce qu'une décision de référé contradictoire intervienne sur le fondement de la demande de brevet EP 894 contre les sociétés RATIOPHARM GmbH et TEVA FINLAND OY le 10 mars 2022 et contre les sociétés MYLAN IRELAND LIMITED et VIATRIS OY le 11 mars 2022, mais a été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection (« protective brief ») devant le tribunal de commerce de Finlande.
Des actions à l'encontre des sociétés TEVA et MYLAN se poursuivent en référé.
En Espagne
Le tribunal de commerce de BARCELONE a prononcé le 7 mars 2022 des mesures d'interdiction provisoire jusqu'au 1er juillet 2022 contre les sociétés TEVA PHARMA S.L.U. et MYLAN PHARMACEUTICALS S.L. sur la base de la demande de brevet EP 894.
Aux Pays-Bas
Le 22 mars 2022, le tribunal, saisi d'une action en référé, a refusé d'ordonner des mesures d'interdiction de la commercialisation de spécialités génériques de GILENYA® jusqu'à la délivrance du brevet EP 894 à l'encontre des sociétés MYLAN B.V. et MYLAN IRELAND LIMITED. La société NOVARTIS AG a relevé appel de cette décision.
En Grèce
Les mesures d'interdiction provisoire pareillement sollicitées par la société NOVARTIS à l'encontre de la société MYLAN n'ont pas été accordées.
En Italie
La société NOVARTIS a également engagé le 9 mars 2022 une action en référé devant le tribunal de MILAN afin d'obtenir des mesures d'interdiction provisoire contre la société MYLAN. La procédure est toujours en cours.
En Belgique
Une action en référé dans le cadre de laquelle des mesures d'interdiction provisoire sont sollicitées ainsi qu'une action au fond, à jour fixe, à l'encontre de la société MYLAN sont actuellement en cours.
Au Danemark
Des demandes d'interdiction provisoire contre la société TEVA sont en cours d'examen. La société NOVARTIS a également engagé une action en référé contre les sociétés ZENTIVA DENMARK AnS, pareillement en cours.
En Suisse
La société NOVARTIS a engagé une action en contrefaçon et sollicité des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre de la société MEPHA, appartenant au groupe TEVA. L'affaire est toujours en cours.
En Allemagne
Le tribunal de district de Berlin a, par décision du 26 avril 2022, rejeté les demandes provisoires formées à l'encontre de la société Mylan.
**
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2022.
Suivant ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a donné acte à la SAS BIOGARAN de son engagement à ne pas commercialiser sur le territoire français, sa spécialité "FINGOLIMOD BIOGARAN 0,5 mg" avant la date à laquelle l'ordonnance de référé sera rendue dans le cadre de la présente instance, au plus tard le 15 juin 2022, ordonnance qui statuera sur la mesure d'interdiction provisoire sollicitée par les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS, et au besoin, lui a ordonné de se conformer à cet engagement.
L'affaire a ensuite été rappelée à l'audience du 9 mai 2022.
**
Aux termes de son assignation délivrée le 1er avril 2022 reprise oralement à l'audience, la société NOVARTIS formule les demandes suivantes:
Vu les articles 485, 493, 834 et 835 du code de procédure civile;
Vu les articles L. 613-1, L. 613-3, L. 614-9, L. 615-1, L. 615-3 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu la demande de brevet européen désignant la...
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 22/52718 - No Portalis 352J-W-B7G-CWSN2
No : 1/MM
Assignation du :
01 Avril 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2022
par Catherine OSTENGO, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. NOVARTIS PHARMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société NOVARTIS AG
[Adresse 3]
[Adresse 3]/SUISSE
représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0022
DEFENDERESSE
S.A.S. BIOGARAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Marianne GABRIEL et Maître Arnaud CASALONGA, avocats au barreau de PARIS - #K0177
DÉBATS
A l'audience du 09 Mai 2022, tenue publiquement, présidée par Catherine OSTENGO,Vice-présidente, assistée de Rokhaya NIANG, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
PRESENTATION DES PARTIES
La société NOVARTIS AG est une société suisse spécialisée dans le domaine pharmaceutique et se présente comme un leader mondial des produits de santé innovants, notamment dans le domaine des neurosciences.
Elle indique développer des thérapies restaurant la tolérance immunologique aux propres tissus de l'organisme tout en préservant l'immunité protectrice contre les agents pathogènes nocifs, afin de traiter les patients atteints de maladies auto-immunes. Elle commercialise dans ce cadre le médicament GILENYA®, qui contient le principe actif fingolimod pour le traitement de la sclérose en plaques, et plus particulièrement de la sclérose en plaques récurrente-rémittente.
La société NOVARTIS PHARMA SAS est l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché pour la spécialité GILENYA® en France, dont la première autorisation de mise sur le marché dans l'Union Européenne a été délivrée à la société NOVARTIS EUROPHARM LIMITED le 22 mars 2011. L'exclusivité commerciale de la spécialité GILENYA® a expiré le 22 mars 2022, après avoir bénéficié d'une année de protection supplémentaire, le 22 novembre 2018, conformément à l'article 14(11) du Règlement (CE) no 726/2004.
La société NOVARTIS AG est titulaire de la demande de brevet européen désignant la France no 2 959 894 (ci-après EP 894) intitulé « Modulateurs du récepteur S1P pour traiter la sclérose en plaques » déposée en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen no 2 698 154 (retirée) déposée le 27 septembre 2013, qui est elle-même une demande divisionnaire de la demande de brevet européen no 2 037 906 (retirée) déposée le 25 juin 2007. Ces demandes étant toutes issues de la demande de brevet internationale no 2008/000419 déposée le 25 juin 2007, sous priorité de la demande GB20060012721 déposée le 27 juin 2006. La demande a été publiée le 30 décembre 2015 au Bulletin européen des brevets no 2015/53 21. La traduction française des revendications de cette demande telle que déposée a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle 22/04 du 28 janvier 2022.
Le 2 novembre 2020, la demande de brevet EP 894 a été rejetée par la division d'examen de l'Office européen des brevets (OEB) pour défaut de nouveauté. Le 8 février 2022, la chambre de recours a infirmé cette décision et a renvoyé la demande à la division d'examen pour que sa description soit adaptée.
La société BIOGARAN est une société développant une activité spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques.
LE LITIGE
Le 27 mai 2021, la société BIOGARAN s'est vue délivrer une autorisation de mise sur le marché en France pour la spécialité « FINGOLIMOD BIOGARAN 0,5 mg, gélule » qui est un médicament générique de la spécialité GILENYA®.
Cette spécialité a été inscrite au Répertoire des groupes génériques par décision du 14 septembre 2021.
Ayant découvert, le 4 octobre 2021, que la société BIOGARAN avait sollicité la délivrance d'un prix pour sa spécialité générique ainsi que son inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics et le Comité économique des produits de santé (CEPS) l'ayant informée que la société BIOGARAN s'était engagée à commercialiser sa spécialité générique dans les six mois suivant la publication au Journal Officiel des inscriptions précitées, la société NOVARTIS AG a fait adresser à cette dernière le 17 janvier 2022 une mise en demeure de ne pas contrefaire l'exclusivité commerciale et ses droits de brevets sur le fingolimod et lui a fait parvenir, outre une copie de la demande de brevet EP 894 telle que publiée et de sa traduction française, une copie de la requête principale déposée à l'OEB le 18 novembre 2019 accompagnée de sa traduction française. Puis, le 16 février 2022, elle l'a informée de ce que la chambre des recours de l'OEB a infirmé la décision initiale de la division d'examen de rejet de sa demande de brevet et a renvoyé la procédure devant celle-ci pour délivrance de la revendication 1 de la requête principale déposée le 18 novembre 2019.
Insatisfaites des réponses apportées par la société BIOGARAN à ses courriers, les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS ont sollicité et obtenu du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisation de l'assigner en référé à heure indiquée.
LES AUTRES PROCEDURES EN COURS
Aux Etats-Unis
Dans le cadre d'une procédure initiée par la société NOVARTIS contre des génériqueurs du brevet américain correspondant à la demande de brevet EP 894 (US 405), le tribunal de district du DELAWARE a rejeté le 10 août 2020, les demandes reconventionnelles en nullité formées par les défenderesses sur la base d'une insuffisance de description et d'une évidence de l'invention revendiquée et a reconnu la matérialité des actes de contrefaçon. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 3 janvier 2022.
Au Royaume-Uni
Le 25 février 2022, les sociétés TEVA UK LIMITED et TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED ont engagé une action devant la Cour anglaise des brevets afin d'obtenir un jugement déclaratoire de type Arrow (« Arrow declaration ») à l'encontre de la demande de brevet EP 894 outre une action en nullité de ce dernier, actuellement toujours pendante.
La société NOVARTIS AG a, quant à elle, été déboutée de ses actions en contrefaçon et de ses demandes en référé à l'encontre des sociétés TEVA, DR REDDY, GLENMARK, TILLOMED et ZENTIVA le 2 mars 2022 pour prévenir la contrefaçon imminente de la revendication 1 de la demande de brevet EP 894.
En Finlande
La société NOVARTIS AG a obtenu sur requête des mesures d'interdiction provisoire jusqu'à ce qu'une décision de référé contradictoire intervienne sur le fondement de la demande de brevet EP 894 contre les sociétés RATIOPHARM GmbH et TEVA FINLAND OY le 10 mars 2022 et contre les sociétés MYLAN IRELAND LIMITED et VIATRIS OY le 11 mars 2022, mais a été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection (« protective brief ») devant le tribunal de commerce de Finlande.
Des actions à l'encontre des sociétés TEVA et MYLAN se poursuivent en référé.
En Espagne
Le tribunal de commerce de BARCELONE a prononcé le 7 mars 2022 des mesures d'interdiction provisoire jusqu'au 1er juillet 2022 contre les sociétés TEVA PHARMA S.L.U. et MYLAN PHARMACEUTICALS S.L. sur la base de la demande de brevet EP 894.
Aux Pays-Bas
Le 22 mars 2022, le tribunal, saisi d'une action en référé, a refusé d'ordonner des mesures d'interdiction de la commercialisation de spécialités génériques de GILENYA® jusqu'à la délivrance du brevet EP 894 à l'encontre des sociétés MYLAN B.V. et MYLAN IRELAND LIMITED. La société NOVARTIS AG a relevé appel de cette décision.
En Grèce
Les mesures d'interdiction provisoire pareillement sollicitées par la société NOVARTIS à l'encontre de la société MYLAN n'ont pas été accordées.
En Italie
La société NOVARTIS a également engagé le 9 mars 2022 une action en référé devant le tribunal de MILAN afin d'obtenir des mesures d'interdiction provisoire contre la société MYLAN. La procédure est toujours en cours.
En Belgique
Une action en référé dans le cadre de laquelle des mesures d'interdiction provisoire sont sollicitées ainsi qu'une action au fond, à jour fixe, à l'encontre de la société MYLAN sont actuellement en cours.
Au Danemark
Des demandes d'interdiction provisoire contre la société TEVA sont en cours d'examen. La société NOVARTIS a également engagé une action en référé contre les sociétés ZENTIVA DENMARK AnS, pareillement en cours.
En Suisse
La société NOVARTIS a engagé une action en contrefaçon et sollicité des mesures d'interdiction provisoire à l'encontre de la société MEPHA, appartenant au groupe TEVA. L'affaire est toujours en cours.
En Allemagne
Le tribunal de district de Berlin a, par décision du 26 avril 2022, rejeté les demandes provisoires formées à l'encontre de la société Mylan.
**
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2022.
Suivant ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés a donné acte à la SAS BIOGARAN de son engagement à ne pas commercialiser sur le territoire français, sa spécialité "FINGOLIMOD BIOGARAN 0,5 mg" avant la date à laquelle l'ordonnance de référé sera rendue dans le cadre de la présente instance, au plus tard le 15 juin 2022, ordonnance qui statuera sur la mesure d'interdiction provisoire sollicitée par les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA SAS, et au besoin, lui a ordonné de se conformer à cet engagement.
L'affaire a ensuite été rappelée à l'audience du 9 mai 2022.
**
Aux termes de son assignation délivrée le 1er avril 2022 reprise oralement à l'audience, la société NOVARTIS formule les demandes suivantes:
Vu les articles 485, 493, 834 et 835 du code de procédure civile;
Vu les articles L. 613-1, L. 613-3, L. 614-9, L. 615-1, L. 615-3 et L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu la demande de brevet européen désignant la...
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