Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2021, 19/04143

CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
Appeal Number3
Docket Number19/04143
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
-
2ème section

No RG 19/04143
-
No Portalis 352J-W-B7D-CPRPJ

No MINUTE :

Assignation du :
29 Mars 2019










JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2021

DEMANDERESSE

UMICORE, S.A. de droit belge
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BELGIQUE)

représentée par Maître Benoit STROWEL de l'AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512

DÉFENDERESSE

S.A. NANOMAKERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Alix FLEURIET, Juge

Assistées d'Angélique FAVRO, Greffière lors des débats et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition au greffe,

DÉBATS

A l'audience du 04 Mars 2021 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

PRESENTATION DES PARTIES :

La société de droit belge UMICORE SA se présente comme la maison mère du groupe du même nom spécialisé dans la technologie des matériaux - à savoir la connaissance de leurs propriétés, caractéristiques et applications - ainsi que de leur recyclage, qui consacre une part importante de son activité à la recherche et au développement de technologies dites « propres » et notamment de matériaux destinés à la fabrication de batteries rechargeables. Elle emploie environ 10 000 salariés et possède des filiales dans 8 pays dont 5 en France.

La société UMICORE est titulaire du brevet européen EP 2 588 409 ayant pour intitulé « Poudre de silicium sous-micronique à basse teneur en oxygène », issu d'une demande internationale de brevet noPCT/EP2011/060412 déposée le 22 juin 2011 sous priorités américaine du 29 juin 2010 et européenne du 15 décembre 2010, délivré sans opposition le 16 novembre 2016.

L'invention concerne une poudre de silicium constituée de très fines particules dont l'oxydation peut être contrôlée, à faible teneur en oxygène et pouvant notamment être utilisée dans les batteries rechargeables à haute capacité de stockage, ainsi que son procédé de fabrication.

Ce titre est maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités dont la dernière a été réglée le 12 mai 2020.

La société française NANOMAKERS SA se présente comme une structure comptant une dizaine d'employés, issue du CEA - Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives - et qui commercialise depuis 2009 des poudres nanométriques à base de silicium, notamment utilisées pour améliorer les performances énergétiques des batteries Lithium-ion.

LE LITIGE :

La société NANOMAKERS offre notamment à la vente deux nanopoudres de silicium, l'une dénommée NMSi C99 qui est une poudre de silicium constituée de particules comportant un enrobage carbone et l'autre dénommée NMSi99 dite « pure » en ce que les particules de poudre ne sont pas enrobées.
Ces deux types de poudre sont commercialisés sous plusieurs déclinaisons selon la taille moyenne des particules soit 15, 40, 75 ou 100 nanomètres.

Courant novembre 2018, la société UMICORE a passé commande de plusieurs lots de poudre de silicium enrobée portant la référence NMSi C99 qui ont été livrés à son centre de recherche le 30 novembre 2018.
Estimant au regard des analyses réalisées que ces produits portaient atteinte aux revendications no 1 à 9 de son brevet EP 409, la société UMICORE a adressé le 20 décembre 2018 à la société NANOMAKERS une lettre de mise en demeure l'enjoignant de cesser ces agissements et lui indiquant parallèlement être à sa disposition pour envisager une résolution amiable de litige, ce à quoi celle-ci a répondu le 24 décembre 2018 en sollicitant un délai d'analyse de ces réclamations, avant d'indiquer par lettre du 10 janvier 2019 qu'elle les jugeait infondées. Ces courriers ont été suivis de plusieurs échanges entre les parties - notamment dans le cadre d'une réunion organisée le 20 février 2019 - sans qu'une issue amiable ne soit cependant négociée.

La société UMICORE a ensuite, y étant préalablement autorisée par ordonnance rendue le 19 février 2019, fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du siège de la société NANOMAKERS les 26 et 27 février 2019.

Dans ce cadre, l'huissier instrumentaire s'est fait remettre des échantillons de chacune des références de poudre en cause - poudres de silicium non enrobées NMSi99, et poudres de silicium enrobées NMSi C99 - correspondant à différentes tailles de particules, ainsi que des certificats d'analyses et fiches produits s'y rapportant respectivement. Il a également saisi un accord conclu entre la société NANOMAKERS et un distributeur, un échantillon de vingt-trois factures dites « significatives » émises entre 2014 et 2019, un état des ventes relatif aux produits NMSi99 et NMSi C99 pour la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 31 janvier 2019 et une plaquette commerciale, l'ensemble de ces documents - à l'exception du dernier - ayant été placés sous scellés.

C'est dans ces conditions, et sur la base notamment d'un rapport d'analyses du Laboratoire EMAT - « Electron microscopy for Materials Science » - rattaché à l'Université [Localité 1] en Belgique, que la société UMICORE a par acte d'huissier délivré le 29 mars 2019, fait assigner devant ce tribunal la société NANOMAKERS pour voir constater la contrefaçon du brevet 2 588 409 et obtenir des mesures de réparation.

En cours de procédure, d'autres analyses ont été effectuées par le laboratoire [S] situé à [Localité 2] et ont donné lieu à un rapport établi le 23 août 2019, fournissant des indications se rapportant aux caractéristiques b) et c) de la revendication 1 du brevet.

La société UMICORE a par ailleurs sollicité en vain la production d'autres documents - destinés selon elle d'une part, à confirmer l'existence d'une étape de passivation des poudres incriminées et donc à expliquer la reproduction de certaines des caractéristiques des revendications de produit du brevet, et d'autre part, à lui permettre d'ajuster sa demande provisionnelle - et a également tenté d'obtenir des informations sur la commercialisation des mêmes références de poudre au Japon.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la société UMICORE présente les demandes suivantes :

Vu les articles L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

DIRE ET JUGER que les poudres NANOMAKERS NMSi99 et NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 et 200 nm reproduisent les revendications no 1, 2, 4 et 7 de la partie française du brevet d'invention européen no 2 588 409, et sont aptes et destinées à la mise en oeuvre de la revendication no 9 dudit brevet ;

DIRE ET JUGER que NANOMAKERS, en fabriquant, en offrant à la vente et vendant, en France ou depuis la France, les poudres NMSi99 et NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 et 200 nm, s'est rendue coupable de contrefaçon directe des revendications no 1, 2, 4 et 7 et de contrefaçon indirecte, par fourniture de moyens, de la revendication no 9 de la partie française du brevet d'invention européen no 2 588 409 d'UMICORE ;

FAIRE DEFENSE à la société NANOMAKERS de fabriquer, d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre les poudres NMSi99 et NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 et 200 nm, ou toute autre poudre entrant dans le champ de protection des revendications no 1, 2, 4, 7 et 9 du brevet d'invention européen no 2 588 409 d'UMICORE sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que toute fabrication, importation, offre à la vente, vente et détention, en France, d'une quantité de 100 grammes de poudre contrefaisante, quelle que soit sa dénomination, constituerait une infraction distincte ;

SE RESERVER de liquider l'astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNER NANOMAKERS à réparer le préjudice causé par elle à UMICORE et à fixer dès à présent le montant de provision à verser à la somme de 600 000 euros à parfaire ;

ORDONNER la confiscation des poudres NMSi99 et NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 et 200 nm, ou toute autre poudre entrant dans le champ de protection du brevet d'invention européen no 2 588 409 d'UMICORE, détenues, en France, par NANOMAKERS, à compter de la signification du jugement à intervenir, et la destruction de ces poudres sous contrôle d'huissier ;

ORDONNER le rappel des poudres NMSi99 et NMSi C99 ayant des particules de taille moyenne comprise entre 20 et 200 nm, ou toute autre poudre entrant dans le champ de protection du brevet d'invention européen no 2 588 409 d'UMICORE, vendues par NANOMAKERS, sous astreinte de 1 000 euros par 100 grammes et par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, et la destruction des poudres sous contrôle d'huissier ;

ORDONNER la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, au choix de UMICORE et aux frais de NANOMAKERS, à concurrence de 5 000 euros HT par publication, ainsi que sur la page d'accueil du site Internet www.NANOMAKERS.fr pendant une durée d'un mois ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions pour le cas où UMICORE était accueillie en son action en...

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