Tribunal judiciaire de Paris, 20 octobre 2023, 19/13662
| Date | 20 octobre 2023 |
| Docket Number | 19/13662 |
| Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/13662
No Portalis 352J-W-B7D-CRFZ3
No MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2023
DEMANDERESSES
Société [D] [R] AND COMPANY
[R] Corporate Center
[Adresse 6]S (USA)
S.A.S.U. [R] FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître [MD] [T] du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DÉFENDERESSE
S.A.S. [UR] SANTÉ (anciennement MYLAN S.A.S.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948
Copies délivrées le :
- Maître [T] #J33 (exécutoire)
- Maître [K] #A948 (ccc)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur [U] [Z], Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, puis prorogé, en dernier lieu, le 20 Octobre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit des États-Unis ‘[D] [R] and company' (la société [D] [R]) est titulaire du brevet européen désignant la France EP 1 313 508 (ci-après le brevet), portant en substance sur l'utilisation d'un antifolate, le pemetrexed disodique, en combinaison avec la vitamine B12 dans le traitement du cancer. Ce brevet a été demandé le 15 juin 2001 sous priorité de plusieurs demandes des États-Unis des 30 juin 2000, 27 septembre 2000 et 18 avril 2001. Il a été délivré le 18 avril 2007 et a expiré le 15 juin 2021. Le pemetrexed seul était déjà connu à la date de priorité ; il avait déjà fait l'objet d'un brevet déposé en 1990.
2. Avec la société [R] France, qui dit fabriquer en France le pemetrexed disodique pour le compte des sociétés du groupe [D] [R], elle reproche à la société [UR] la commercialisation d'une spécialité générique de pemetrexed sous la forme d'un sel différent, le pemetrexed diarginine, en contrefaçon du brevet selon elles. La société [UR] estime pour sa part le brevet nul et conteste le caractère contrefaisant de son médicament, le Pemetrexed Mylan. La société [R] France fonde sa demande sur les faits de contrefaçon mais la qualifie de concurrence déloyale, ce que la société [UR] conteste également.
3. Le brevet a fait l'objet d'une opposition devant l'office européen des brevets (l'Office), rejetée, et a fait l'objet de très nombreux procès en Europe. Il n'a pas été annulé par une décision définitive. D'autres spécialités génériques, identiques ou différentes, ont été jugées contrefaisantes, parfois en infirmant un premier jugement écartant la contrefaçon.
4. La société [D] [R] et la société [R] France (ensemble, les sociétés [R]) ont assigné le 19 novembre 2019 la société [UR], alors dénommée Mylan, en contrefaçon du brevet. Une demande de mesures provisoires en cours de procédure a finalement été abandonnée. L'instruction a été close le 8 septembre 2022.
5. Dans leurs dernières conclusions (5 juillet 2022) les sociétés [R], qui résistent aux demandes adverses, demandent, avec exécution provisoire, d'une part de voir reconnaitre que l'exploitation du Pemetrexed Mylan contrefait toutes les revendications du brevet, d'autre part de condamner « en conséquence » la société [UR] à payer une provision de 2 500 000 euros à la société [R] France et de lui ordonner, en vue de l'établissement définitif de leur préjudice, de leur communiquer plusieurs types d'informations concernant la période du 1er décembre 2014 au 15 juin 2021 (sous astreinte), sous le contrôle du juge de la mise en état, dans le cadre d'un cercle de confidentialité auquel n'auront accès qu'un représentant de chaque partie et les avocats. Elles demandent en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer in solidum 254 815 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (avec recouvrement par leur avocat).
6. Dans ses dernières conclusions (1er septembre 2022), la société [UR] soulève l'irrecevabilité de la société [R] France à agir en contrefaçon du brevet, résiste à l'ensemble des demandes y compris l'exécution provisoire, demande reconventionnellement de déclarer le brevet nul, et de condamner in solidum les sociétés [R] à lui payer 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement d'exclure la société [R] France du cercle de confidentialité.
MOTIVATION
I . Demande reconventionnelle en nullité du brevet Page 4
1. Présentation du brevet Page 4
2. Nouveauté s'agissant d'une application thérapeutique
ultérieure Page 5
3. Activité inventive Page 9
4. Suffisance de description des revendications Page 17
a. Revendications 1 à 11 (réalisation de l'effet technique) Page 18
b. Revendications 12 à 14 (formulation impossible à mettre en oeuvre) Page 19
5. Extension de l'objet Page 20
II . Demandes de la société [D] [R] en contrefaçon du brevet
Page 21
1. Principe de responsabilité Page 21
a. Portée du brevet à l'égard des autres sels de pemetrexed Page 24
Contrefaçon littérale Page 24
Contrefaçon par équivalence Page 24
b. Vente de pemetrexed seul Page 26
c. Conclusion sur la contrefaçon Page 26
2. Réparation et autres mesures Page 27
III . Demandes de la société [R] France en concurrence déloyale
Page 28
IV . Dispositions finales Page 29
I . Demande reconventionnelle en nullité du brevet
7. En application de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich (la Convention sur le brevet européen, ci-après la Convention), lequel est ainsi rédigé :
« (1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;
(...). »
1 . Présentation du brevet
8. Il ressort de la description du brevet (et entre parenthèses des explications apportées par les parties) que le pemetrexed fait partie de la classe des antifolates dont la propriété est d'inhiber une ou plusieurs enzymes nécessitant des folates (lesquelles sont nécessaires à la réplication de l'ADN, donc à la multiplication des cellules), ce qui leur confère un effet antinéoplasique (c'est-à-dire anticancéreux), mais que leur effet, qui n'est pas spécifique aux cellules cancéreuses, entraine potentiellement une toxicité grave allant jusqu'à la mort, ce qui limite voire empêche leur utilisation. Le brevet énumère plusieurs tentatives antérieures pour atténuer cette toxicité, qui se sont révélées insuffisantes : l'administration de stéroïdes, d'acide folique ou, pour éviter les maladies infectieuses, des composés rétinoïdes tels que la vitamine A, ou des compléments de vitamine B12, folate et vitamine B6.
9. La description expose alors qu'il a été constaté, de manière surprenante et inattendue, que certains effets toxiques des antifolates en général et du pemetrexed disodique en particulier, tels que la mortalité et les effets non hématologiques (fatigue et éruptions cutanées) pouvaient être significativement réduits, sans affecter l'activité thérapeutique, par un agent réducteur de l'acide méthylmalonique, tel que la vitamine B12, éventuellement combiné à un agent de liaison à la protéine fixant les folates [la FBP], tel que l'acide folique, ce qui a été confirmé par des essais menés sur des souris puis sur des patients atteints de cancer.
10. Elle indique que « la présente invention concerne en règle générale une utilisation dans la fabrication d'un médicament pour réduire la toxicité associée à l'administration d'un antifolate à un mammifère par l'administration audit mammifère d'une quantité efficace dudit antifolate en combinaison avec un agent qui abaisse l'acide méthylmalonique comme la vitamine B12 » (p. 4, l. 18-23).
11. Le brevet comprend 14 revendications, toutes invoquées dans le présent litige, la revendication 1 étant ainsi rédigée :
« 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d'un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci [parmi une liste de tels dérivés]. »
12. Les revendications 2 à 11, dépendantes, portent sur l'ajout, dans la combinaison, d'un « agent de liaison à la protéine fixant les folates » choisi parmi une liste, dont l'acide folique (revendication 2), l'utilisation en particulier de l'acide folique (3), de la vitamine B12 ou de certains de ses dérivés en particulier (4 et 5), la séquence d'administration (6 à 9), la forme d'administration (10 et 11).
13. La revendication 12, indépendante, est ainsi rédigée :
« 12. Produit contenant du pemetrexed disodique, de la vitamine B12 ou un dérivé parmaceutique de celle-ci [parmi la même liste que dans la revendication 1] et...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/13662
No Portalis 352J-W-B7D-CRFZ3
No MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Octobre 2023
DEMANDERESSES
Société [D] [R] AND COMPANY
[R] Corporate Center
[Adresse 6]S (USA)
S.A.S.U. [R] FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître [MD] [T] du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DÉFENDERESSE
S.A.S. [UR] SANTÉ (anciennement MYLAN S.A.S.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948
Copies délivrées le :
- Maître [T] #J33 (exécutoire)
- Maître [K] #A948 (ccc)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-présidente
Madame Anne BOUTRON, Vice-présidente
Monsieur [U] [Z], Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 14 Avril 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023, puis prorogé, en dernier lieu, le 20 Octobre 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit des États-Unis ‘[D] [R] and company' (la société [D] [R]) est titulaire du brevet européen désignant la France EP 1 313 508 (ci-après le brevet), portant en substance sur l'utilisation d'un antifolate, le pemetrexed disodique, en combinaison avec la vitamine B12 dans le traitement du cancer. Ce brevet a été demandé le 15 juin 2001 sous priorité de plusieurs demandes des États-Unis des 30 juin 2000, 27 septembre 2000 et 18 avril 2001. Il a été délivré le 18 avril 2007 et a expiré le 15 juin 2021. Le pemetrexed seul était déjà connu à la date de priorité ; il avait déjà fait l'objet d'un brevet déposé en 1990.
2. Avec la société [R] France, qui dit fabriquer en France le pemetrexed disodique pour le compte des sociétés du groupe [D] [R], elle reproche à la société [UR] la commercialisation d'une spécialité générique de pemetrexed sous la forme d'un sel différent, le pemetrexed diarginine, en contrefaçon du brevet selon elles. La société [UR] estime pour sa part le brevet nul et conteste le caractère contrefaisant de son médicament, le Pemetrexed Mylan. La société [R] France fonde sa demande sur les faits de contrefaçon mais la qualifie de concurrence déloyale, ce que la société [UR] conteste également.
3. Le brevet a fait l'objet d'une opposition devant l'office européen des brevets (l'Office), rejetée, et a fait l'objet de très nombreux procès en Europe. Il n'a pas été annulé par une décision définitive. D'autres spécialités génériques, identiques ou différentes, ont été jugées contrefaisantes, parfois en infirmant un premier jugement écartant la contrefaçon.
4. La société [D] [R] et la société [R] France (ensemble, les sociétés [R]) ont assigné le 19 novembre 2019 la société [UR], alors dénommée Mylan, en contrefaçon du brevet. Une demande de mesures provisoires en cours de procédure a finalement été abandonnée. L'instruction a été close le 8 septembre 2022.
5. Dans leurs dernières conclusions (5 juillet 2022) les sociétés [R], qui résistent aux demandes adverses, demandent, avec exécution provisoire, d'une part de voir reconnaitre que l'exploitation du Pemetrexed Mylan contrefait toutes les revendications du brevet, d'autre part de condamner « en conséquence » la société [UR] à payer une provision de 2 500 000 euros à la société [R] France et de lui ordonner, en vue de l'établissement définitif de leur préjudice, de leur communiquer plusieurs types d'informations concernant la période du 1er décembre 2014 au 15 juin 2021 (sous astreinte), sous le contrôle du juge de la mise en état, dans le cadre d'un cercle de confidentialité auquel n'auront accès qu'un représentant de chaque partie et les avocats. Elles demandent en outre la condamnation de la défenderesse à leur payer in solidum 254 815 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens (avec recouvrement par leur avocat).
6. Dans ses dernières conclusions (1er septembre 2022), la société [UR] soulève l'irrecevabilité de la société [R] France à agir en contrefaçon du brevet, résiste à l'ensemble des demandes y compris l'exécution provisoire, demande reconventionnellement de déclarer le brevet nul, et de condamner in solidum les sociétés [R] à lui payer 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement d'exclure la société [R] France du cercle de confidentialité.
MOTIVATION
I . Demande reconventionnelle en nullité du brevet Page 4
1. Présentation du brevet Page 4
2. Nouveauté s'agissant d'une application thérapeutique
ultérieure Page 5
3. Activité inventive Page 9
4. Suffisance de description des revendications Page 17
a. Revendications 1 à 11 (réalisation de l'effet technique) Page 18
b. Revendications 12 à 14 (formulation impossible à mettre en oeuvre) Page 19
5. Extension de l'objet Page 20
II . Demandes de la société [D] [R] en contrefaçon du brevet
Page 21
1. Principe de responsabilité Page 21
a. Portée du brevet à l'égard des autres sels de pemetrexed Page 24
Contrefaçon littérale Page 24
Contrefaçon par équivalence Page 24
b. Vente de pemetrexed seul Page 26
c. Conclusion sur la contrefaçon Page 26
2. Réparation et autres mesures Page 27
III . Demandes de la société [R] France en concurrence déloyale
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IV . Dispositions finales Page 29
I . Demande reconventionnelle en nullité du brevet
7. En application de l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich (la Convention sur le brevet européen, ci-après la Convention), lequel est ainsi rédigé :
« (1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si :
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;
(...). »
1 . Présentation du brevet
8. Il ressort de la description du brevet (et entre parenthèses des explications apportées par les parties) que le pemetrexed fait partie de la classe des antifolates dont la propriété est d'inhiber une ou plusieurs enzymes nécessitant des folates (lesquelles sont nécessaires à la réplication de l'ADN, donc à la multiplication des cellules), ce qui leur confère un effet antinéoplasique (c'est-à-dire anticancéreux), mais que leur effet, qui n'est pas spécifique aux cellules cancéreuses, entraine potentiellement une toxicité grave allant jusqu'à la mort, ce qui limite voire empêche leur utilisation. Le brevet énumère plusieurs tentatives antérieures pour atténuer cette toxicité, qui se sont révélées insuffisantes : l'administration de stéroïdes, d'acide folique ou, pour éviter les maladies infectieuses, des composés rétinoïdes tels que la vitamine A, ou des compléments de vitamine B12, folate et vitamine B6.
9. La description expose alors qu'il a été constaté, de manière surprenante et inattendue, que certains effets toxiques des antifolates en général et du pemetrexed disodique en particulier, tels que la mortalité et les effets non hématologiques (fatigue et éruptions cutanées) pouvaient être significativement réduits, sans affecter l'activité thérapeutique, par un agent réducteur de l'acide méthylmalonique, tel que la vitamine B12, éventuellement combiné à un agent de liaison à la protéine fixant les folates [la FBP], tel que l'acide folique, ce qui a été confirmé par des essais menés sur des souris puis sur des patients atteints de cancer.
10. Elle indique que « la présente invention concerne en règle générale une utilisation dans la fabrication d'un médicament pour réduire la toxicité associée à l'administration d'un antifolate à un mammifère par l'administration audit mammifère d'une quantité efficace dudit antifolate en combinaison avec un agent qui abaisse l'acide méthylmalonique comme la vitamine B12 » (p. 4, l. 18-23).
11. Le brevet comprend 14 revendications, toutes invoquées dans le présent litige, la revendication 1 étant ainsi rédigée :
« 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d'un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci [parmi une liste de tels dérivés]. »
12. Les revendications 2 à 11, dépendantes, portent sur l'ajout, dans la combinaison, d'un « agent de liaison à la protéine fixant les folates » choisi parmi une liste, dont l'acide folique (revendication 2), l'utilisation en particulier de l'acide folique (3), de la vitamine B12 ou de certains de ses dérivés en particulier (4 et 5), la séquence d'administration (6 à 9), la forme d'administration (10 et 11).
13. La revendication 12, indépendante, est ainsi rédigée :
« 12. Produit contenant du pemetrexed disodique, de la vitamine B12 ou un dérivé parmaceutique de celle-ci [parmi la même liste que dans la revendication 1] et...
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