Tribunal judiciaire de Paris, 20 septembre 2022, 22/55128
| Date | 20 septembre 2022 |
| Docket Number | 22/55128 |
| Court | Tribunal judiciaire de Paris |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 22/55128 - No Portalis 352J-W-B7G-CXGVO
No : 1/MM
Assignation du :
16 Juin 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 septembre 2022
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
Société MERCK SHARP & DOHME LLC
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Société MSD FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0022
DEFENDERESSES
Société MYLAN IRELAND LIMITED
[Adresse 5]
DUBLIN/ IRLANDE
Société VIATRIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0948
DÉBATS :
Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience du 20 Juillet 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige :
1. La société Merck Sharp & Dohme Llc est une filiale du laboratoire pharmaceutique américain Merck & Co., Inc. (Rahway, New Jersey, Etats-Unis), titulaire des droits de propriété intellectuelle du groupe objets du présent litige. La société MSD France est quant à elle la filiale de la société Merck & Co. Inc. en charge de la commercialisation des spécialités pharmaceutiques du groupe sur le territoire français.
2. La société Merck Sharp & Dohme Llc est ainsi titulaire du brevet européen désignant la France no1 412 357 (ci-après EP 357), déposé le 5 juillet 2002, ayant pour titre «Beta-amino-tétrahydroimidazo(1,2-a)pyrazines et Beta-amino-tétrahydrotrioazolo(4,3-a)pyrazines utilisées en tant qu'inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase dans le traitement ou la prévention du diabète ». Le brevet EP 357 est issu d'une demande internationale no 03/004498 (WO 498), également déposée le 5 juillet 2002, sous priorité de la demande US no 20010303474P du 6 juillet 2001. La publication de la délivrance du brevet EP 357 est intervenue le 22 mars 2006 et ce brevet a expiré le 5 juillet 2022.
3. Le brevet EP 357 couvre des composés inhibiteurs de l'enzyme dipeptidyl peptidase-IV, ainsi que des compositions pharmaceutiques contenant ces composés, utiles dans le traitement et la prévention de maladies dans lesquelles l'enzyme dipeptidyl peptidase-IV (DP-IV) est impliquée, telles que le diabète et en particulier le diabète de type 2.
4. Une autorisation de mise sur le marché pour un produit "objet de ce brevet" a été octroyée au sein de l'Union européenne le 8 avril 2008, sous le noEU/1/08/455/01, et ce, pour la combinaison de phosphate monohydraté de sitagliptine et de chlorydrate de metformine (Résumé des caractéristiques du produit : pièce Merck no202). La spécialité pharmaceutique correspondant à cette AMM est commercialisée sous la dénomination Janumet® et cette AMM a donné lieu au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection no 08C0033 (ci-après CCP 033), délivré par l'INPI le 17 décembre 2010. Ce CCP expirera le 8 avril 2023.
5. L'autorisation de mise sur le marché pour le principe actif sitagliptine (seul) a été octroyée dans l'Union européenne sous le no EU/1/07/383/001 le 23 mars 2007. La spécialité pharmaceutique couvrant la sitagliptine est commercialisée sous la dénomination Januvia®. Cette AMM a donné lieu au dépôt de la demande de CCP no 07C0041 (ci-après CCP 041), le CCP ayant finalement été délivré par l'INPI le 26 septembre 2016. Ce CCP, qui devait initialement expirer le 23 mars 2022, a été prorogé de 6 mois jusqu'au 23 septembre 2022, au regard des études pédiatriques menées sur la sitagliptine.
6. Le 16 février 2022, la société Mylan Ireland Limited a obtenu la délivrance de deux autorisations de mise sur le marché en France pour les spécialités « Sitagliptine/ chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé » et «Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé ». La société Viatris Santé est désignée comme étant l'exploitante de ces spécialités génériques en France. Par une lettre du 29 avril 2022, le Comité économique des produits de santé a informé la société MSD France de ce que la société Viatris Santé avait sollicité la délivrance d'un prix pour ces spécialités génériques ainsi que leur inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et des services publics.
7. Le 10 juin 2022, faisant suite à la mise en demeure de ne pas commercialiser les produits pour lesquels elle avait obtenu ces AMM que lui avaient adressée les conseils des sociétés Merck le 24 mai 2022, la société Viatris Santé a répondu en ces termes : « Nous confirmons que, tant que le CCP français relatif à la sitagliptine sera en vigueur, nous n'avons pas l'intention de lancer de produit contenant de la sitagliptine ou une combinaison de sitaglitptine et de metformine en France avant l'expiration du CCP sur le mono produit en septembre 2022. Nous considérons que le CCP français de combinaison couvrant la sitagliptine et la metformine qui expire en avril 2023 est nul à tout le moins au vu de l'article 3(c) du Règlement CCP. En outre, nous notons que le Tribunal fédéral des brevets a jugé en juin 2021 que le CCP allemand de combinaison couvrant la sitagliptine et la metformine était nul sur ce fondement».
8. C'est dans ce contexte que les sociétés Merck ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du 15 juin 2022, l'autorisation de faire citer les sociétés Mylan Ireland et Viatris Santé devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 20 juillet 2022 à 10 heures, aux fins d'obtenir l'interdiction de la commercialisation de la spécialité Sitagliptine/ chlorhydrate de Metformine Mylan jusqu'à l'expiration du CCP 033, soit le 8 avril 2023.
9. Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 20 juillet 2022, les sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSD France demandent au juge des référés de :
- Les DECLARER recevables et bien fondées leurs demandes à l'encontre de Mylan Ireland Limited et Viatris Santé ;
- DIRE que les spécialités génériques « Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé » et « Sitagliptine/ Chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé » reproduisent le certificat complémentaire de protection no 08C0033 de sorte que l'imminence de contrefaçon des droits de Merck Sharp & Dohme Llc n'est pas sérieusement contestable ;
- DIRE que la commercialisation illicite imminente des spécialités génériques « Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé » et « Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé » constitue un acte de concurrence déloyale à l'encontre de MSD France ;
- INTERDIRE aux sociétés Mylan Ireland Limited et Viatris Santé jusqu'au 8 avril 2023 inclus de fabriquer, importer, exporter, transborder, offrir en vente, mettre sur le marché, utiliser et détenir aux fins précités, des compositions pharmaceutiques reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033, sous astreinte de 1.000 € par comprimé fabriqué, importé, exporté, transbordé, offert en vente, mis sur le marché, utilisé ou détenu, quelle que soit sa forme de conditionnement, à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés Mylan Ireland Limited et Viatris Santé de rappeler et/ou retirer des réseaux de distribution, y compris auprès des pharmacies, toute composition pharmaceutique fabriquée, importée, exportée, transbordée, offerte en vente, utilisée et détenue aux fins précitées, reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033, sous astreinte de 100 € par comprimé non rappelé ou non retiré des réseaux de distribution, à compter d'un délai de 48 heures suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- AUTORISER les sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSDFrance à demander que toute composition pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033 soit remise à tout huissier de leur choix, aux seuls frais des sociétés Mylan Ireland Limited et Viatris Santé, afin d'empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et la poursuite d'actes de contrefaçon et par conséquent de :
. autoriser les sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSD France à faire procéder par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisie réelle de toute composition pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033 dans les locaux de la société Viatris Santé et en tous endroits dans lesquels les opérations révèleraient la présence de produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l'huissier en tout lieu de stockage approprié ;
. autoriser l'huissier instrumentaire à se faire assister d'un officier de police ou de tout représentant de la force publique qui pourra procéder même en dehors de sa circonscription, et de tout expert du choix des sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSD France, autres que les subordonnés des Demanderesses ;
. autoriser l'huissier instrumentaire à se faire assister par un serrurier, par un informaticien et par toute personne de son étude ;
. autoriser l'huissier instrumentaire à poursuivre, en cas de besoin, ses opérations au-delà de la fin du premier jour ;
. dans ce cas, autoriser l'huissier instrumentaire à apposer les scellés sur les produits pertinents et, d'une façon générale, à apposer tous scellés ou autres moyens dans le but de préserver, sauvegarder et conserver toute composition pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection no...
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 22/55128 - No Portalis 352J-W-B7G-CXGVO
No : 1/MM
Assignation du :
16 Juin 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 septembre 2022
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
Société MERCK SHARP & DOHME LLC
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Société MSD FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0022
DEFENDERESSES
Société MYLAN IRELAND LIMITED
[Adresse 5]
DUBLIN/ IRLANDE
Société VIATRIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0948
DÉBATS :
Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience du 20 Juillet 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige :
1. La société Merck Sharp & Dohme Llc est une filiale du laboratoire pharmaceutique américain Merck & Co., Inc. (Rahway, New Jersey, Etats-Unis), titulaire des droits de propriété intellectuelle du groupe objets du présent litige. La société MSD France est quant à elle la filiale de la société Merck & Co. Inc. en charge de la commercialisation des spécialités pharmaceutiques du groupe sur le territoire français.
2. La société Merck Sharp & Dohme Llc est ainsi titulaire du brevet européen désignant la France no1 412 357 (ci-après EP 357), déposé le 5 juillet 2002, ayant pour titre «Beta-amino-tétrahydroimidazo(1,2-a)pyrazines et Beta-amino-tétrahydrotrioazolo(4,3-a)pyrazines utilisées en tant qu'inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase dans le traitement ou la prévention du diabète ». Le brevet EP 357 est issu d'une demande internationale no 03/004498 (WO 498), également déposée le 5 juillet 2002, sous priorité de la demande US no 20010303474P du 6 juillet 2001. La publication de la délivrance du brevet EP 357 est intervenue le 22 mars 2006 et ce brevet a expiré le 5 juillet 2022.
3. Le brevet EP 357 couvre des composés inhibiteurs de l'enzyme dipeptidyl peptidase-IV, ainsi que des compositions pharmaceutiques contenant ces composés, utiles dans le traitement et la prévention de maladies dans lesquelles l'enzyme dipeptidyl peptidase-IV (DP-IV) est impliquée, telles que le diabète et en particulier le diabète de type 2.
4. Une autorisation de mise sur le marché pour un produit "objet de ce brevet" a été octroyée au sein de l'Union européenne le 8 avril 2008, sous le noEU/1/08/455/01, et ce, pour la combinaison de phosphate monohydraté de sitagliptine et de chlorydrate de metformine (Résumé des caractéristiques du produit : pièce Merck no202). La spécialité pharmaceutique correspondant à cette AMM est commercialisée sous la dénomination Janumet® et cette AMM a donné lieu au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection no 08C0033 (ci-après CCP 033), délivré par l'INPI le 17 décembre 2010. Ce CCP expirera le 8 avril 2023.
5. L'autorisation de mise sur le marché pour le principe actif sitagliptine (seul) a été octroyée dans l'Union européenne sous le no EU/1/07/383/001 le 23 mars 2007. La spécialité pharmaceutique couvrant la sitagliptine est commercialisée sous la dénomination Januvia®. Cette AMM a donné lieu au dépôt de la demande de CCP no 07C0041 (ci-après CCP 041), le CCP ayant finalement été délivré par l'INPI le 26 septembre 2016. Ce CCP, qui devait initialement expirer le 23 mars 2022, a été prorogé de 6 mois jusqu'au 23 septembre 2022, au regard des études pédiatriques menées sur la sitagliptine.
6. Le 16 février 2022, la société Mylan Ireland Limited a obtenu la délivrance de deux autorisations de mise sur le marché en France pour les spécialités « Sitagliptine/ chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé » et «Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé ». La société Viatris Santé est désignée comme étant l'exploitante de ces spécialités génériques en France. Par une lettre du 29 avril 2022, le Comité économique des produits de santé a informé la société MSD France de ce que la société Viatris Santé avait sollicité la délivrance d'un prix pour ces spécialités génériques ainsi que leur inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et des services publics.
7. Le 10 juin 2022, faisant suite à la mise en demeure de ne pas commercialiser les produits pour lesquels elle avait obtenu ces AMM que lui avaient adressée les conseils des sociétés Merck le 24 mai 2022, la société Viatris Santé a répondu en ces termes : « Nous confirmons que, tant que le CCP français relatif à la sitagliptine sera en vigueur, nous n'avons pas l'intention de lancer de produit contenant de la sitagliptine ou une combinaison de sitaglitptine et de metformine en France avant l'expiration du CCP sur le mono produit en septembre 2022. Nous considérons que le CCP français de combinaison couvrant la sitagliptine et la metformine qui expire en avril 2023 est nul à tout le moins au vu de l'article 3(c) du Règlement CCP. En outre, nous notons que le Tribunal fédéral des brevets a jugé en juin 2021 que le CCP allemand de combinaison couvrant la sitagliptine et la metformine était nul sur ce fondement».
8. C'est dans ce contexte que les sociétés Merck ont sollicité et obtenu, par une ordonnance du 15 juin 2022, l'autorisation de faire citer les sociétés Mylan Ireland et Viatris Santé devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 20 juillet 2022 à 10 heures, aux fins d'obtenir l'interdiction de la commercialisation de la spécialité Sitagliptine/ chlorhydrate de Metformine Mylan jusqu'à l'expiration du CCP 033, soit le 8 avril 2023.
9. Aux termes de leurs conclusions développées oralement à l'audience du 20 juillet 2022, les sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSD France demandent au juge des référés de :
- Les DECLARER recevables et bien fondées leurs demandes à l'encontre de Mylan Ireland Limited et Viatris Santé ;
- DIRE que les spécialités génériques « Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé » et « Sitagliptine/ Chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé » reproduisent le certificat complémentaire de protection no 08C0033 de sorte que l'imminence de contrefaçon des droits de Merck Sharp & Dohme Llc n'est pas sérieusement contestable ;
- DIRE que la commercialisation illicite imminente des spécialités génériques « Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/850 mg, comprimé pelliculé » et « Sitagliptine/chlorhydrate de Metformine Mylan 50 mg/1000 mg, comprimé pelliculé » constitue un acte de concurrence déloyale à l'encontre de MSD France ;
- INTERDIRE aux sociétés Mylan Ireland Limited et Viatris Santé jusqu'au 8 avril 2023 inclus de fabriquer, importer, exporter, transborder, offrir en vente, mettre sur le marché, utiliser et détenir aux fins précités, des compositions pharmaceutiques reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033, sous astreinte de 1.000 € par comprimé fabriqué, importé, exporté, transbordé, offert en vente, mis sur le marché, utilisé ou détenu, quelle que soit sa forme de conditionnement, à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER aux sociétés Mylan Ireland Limited et Viatris Santé de rappeler et/ou retirer des réseaux de distribution, y compris auprès des pharmacies, toute composition pharmaceutique fabriquée, importée, exportée, transbordée, offerte en vente, utilisée et détenue aux fins précitées, reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033, sous astreinte de 100 € par comprimé non rappelé ou non retiré des réseaux de distribution, à compter d'un délai de 48 heures suivant la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;
- AUTORISER les sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSDFrance à demander que toute composition pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033 soit remise à tout huissier de leur choix, aux seuls frais des sociétés Mylan Ireland Limited et Viatris Santé, afin d'empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et la poursuite d'actes de contrefaçon et par conséquent de :
. autoriser les sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSD France à faire procéder par tout huissier instrumentaire de leur choix, à la saisie réelle de toute composition pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection no 08C0033 dans les locaux de la société Viatris Santé et en tous endroits dans lesquels les opérations révèleraient la présence de produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l'huissier en tout lieu de stockage approprié ;
. autoriser l'huissier instrumentaire à se faire assister d'un officier de police ou de tout représentant de la force publique qui pourra procéder même en dehors de sa circonscription, et de tout expert du choix des sociétés Merck Sharp & Dohme Llc et MSD France, autres que les subordonnés des Demanderesses ;
. autoriser l'huissier instrumentaire à se faire assister par un serrurier, par un informaticien et par toute personne de son étude ;
. autoriser l'huissier instrumentaire à poursuivre, en cas de besoin, ses opérations au-delà de la fin du premier jour ;
. dans ce cas, autoriser l'huissier instrumentaire à apposer les scellés sur les produits pertinents et, d'une façon générale, à apposer tous scellés ou autres moyens dans le but de préserver, sauvegarder et conserver toute composition pharmaceutique reproduisant le certificat complémentaire de protection no...
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